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Normative: News Legali

12/12/2012
NEWS - L'uso del marchio secondo la Cgue

A cura dell'Avvocato Tommaso Bagnulo

I marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell’impresa, in quanto consentono alle imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, contribuendo altrettanto alla costruzione e affermazione di un rapporto di fiducia con i propri clienti.

Sebbene la maggior parte delle imprese sia consapevole dell’importanza di ricorrere ai marchi, soprattutto se registrati, sorgono dubbi circa l’uso legittimo dei medesimi. A far luce sul punto è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, con sentenza del 25 ottobre 2012, che con la causa C-553/11 è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sul controverso aspetto se possa considerarsi valido e legittimo l’utilizzo del marchio in forme diverse rispetto a quelle che hanno formato oggetto di registrazione, senza che le differenze alterino il carattere distintivo del marchio stesso.

Anzitutto bisogna premettere che con l’espressione “uso del marchio” si intende “uso effettivo, ovvero non effettuato al solo scopo di evitarne la decadenza” e la Cgue chiarisce che il marchio deve essere utilizzato pubblicamente e verso l’esteso per lo svolgimento della sua funzione tipica, ovvero garantire la provenienza dei prodotti dal titolare dello stesso. Pertanto lo scopo che si attribuisce all’uso del marchio è quello di evitare che la registrazione finisca con il divenire unicamente uno strumento per costituire un diritto di monopolio su un segno distintivo, ma svolga la funzione che le è propria, cioè, come premesso, attribuire il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile  nella commercializzazione di prodotti identici o simili.

Su tali premesse la Corte ha statuito la possibilità e la legittimità di valersi del marchio in forme diverse da quelle registrate, senza che la forma diversa da quella in cui il marchio risulta registrato ne alteri il carattere distintivo. Questa statuizione risulta conforme con quanto disposto all’art. 10, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/104. Pertanto la Suprema Corte ha negato che sia necessaria una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, al fine di “consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al marchio, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che permettono di adattarlo al meglio alle esigenze di commercializzazione e promozione dei prodotti”.

Dunque con tale sentenza si è evidenziato come la registrazione di nuove forme di un marchio consente, all’occorrenza, di anticipare i cambiamenti che possono intervenire nell’immagine del marchio e, di conseguenza, di adattarlo alle caratteristiche di un mercato in evoluzione.

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